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商标使用许可合同的管理要点
2013/12/30 13:36:00      来源:《中国安防》    作者:夏强
    当代是知识经济、注意力经济的时代。商标作为知识产权的重要组成部分,以其鲜明的显著性、区分性特点成为消费者识别产品的最重要因素,围绕注册商标而发生的使用许可也逐渐增多。对于企业来说,商标的许可使用逐渐变成一个需要重视的问题。

 当代是知识经济、注意力经济的时代。商标作为知识产权的重要组成部分,以其鲜明的显著性、区分性特点成为消费者识别产品的最重要因素,围绕注册商标而发生的使用许可也逐渐增多。对于企业来说,商标的许可使用逐渐变成一个需要重视的问题。


  一、签约前应注意的要点


  1.商标许可人签约前对被许可人资格能力的审查


  对于商标许可人而言,商标许可的目的是在扩大商标的使用范围,获取经济利益。但是一个商标的价值有多大,往往是由市场和消费者的认可度来决定的,尤其是在竞争比较激烈的行业,这种情形尤为明显。从法学理论来说,注册商标只需具备显著性的特点即可,注册商标与其产品的质量、品质之间并无必然因果关系。但是在实践中,虽然商标是消费者识别企业产品的首要因素,而产品最终能否获得消费者的认可,还需要产品本身具备竞争力。因此,企业在宣传自身品牌的同时,往往将品牌与产品质量、企业管理水平、售后服务能力、企业商誉等联系在一起。久而久之,商标所蕴含的意义不再那么单纯,而变成了企业的象征。对于消费者而言,大品牌往往意味着质量好、服务好、信得过。作为一个理性的商标许可人,肯定要着眼于品牌的长期发展,对于被许可人的选择持审慎态度,而不能为了一时的许可使用费去冒品牌贬值的风险。因此,谨慎审查商标被许可人的资格和能力,是商标许可人必须注意的问题。具体来说,就是要看被许可人的经营规模、生产能力、管理水平、员工素质、企业信用度等能否达到许可人的要求。


  2.被许可人签约前对许可人资质和商标权利状态的审查


  (1)许可人资质问题。一般来说,商标注册人即注册商标专用权人,注册人以许可人的名义签订合同,当无疑义。但在实践当中,普遍存在如下情况:一是考虑到申请和续展商标的便利性,由企业的实际控制人个人或者有关联的人进行商标的注册申请,从而使商标局出示的商标注册证上所显示的注册人为个人,但在生产经营中,一般是由该个人实际控制的公司或者关联企业实际持有、使用和控制该商标,在对外宣传过程中,往往也是以企业持有商标的名义对外宣传,将个人与企业混同;二是持有注册商标的企业出于各种考虑,在签订合同时以同一集团、同一老板为由,由其关联企业对外签订合同。上述两种情况都会导致签订合同的许可人与商标的注册人不符的情形。对此,被许可人应当仔细核查许可人的名称和资质,如果许可人属于上述情形,从法律上讲,许可人本身已经是商标的被许可人,一定要审查注册人与该许可人有无签订许可合同,以及注册人是否授权该许可人将其被许可的商标再次许可。如果未约定或约定不明确,则该许可人无权进行再许可。为了避免以后可能的纠纷,被许可人在签订合同前还是应当明确核实许可人的相应情况。


  (2)商标权利状态问题。按照是否核准注册的标准,商标可以分为注册商标和未注册商标。如前所述,未注册商标不享有法律赋予的商标专用权,不存在许可使用的问题。因此,如果许可人的商标尚未获准注册,其尚不具备商标专用权,没有许可他人使用的前提。实践中,有些许可人表示其商标虽然尚未获准注册,但早已提交了申请,签约时正处于正在申请过程中。个人认为,但凡如此宣传的,基本可以认定构成欺诈行为。因为申请不等于核准,商标专用权是法定权利,商标局的注册登记是一种设权登记。换言之,只要没有获得核准登记,申请人就不是商标权人,也就不存在许可使用的前提条件。许可人应当对相关法律的基本规定有所了解,不然根本无从开展相应经营活动。在此情况下,许可人欲以申请取代注册,其意图不言而明。另外,有些商标虽然核准注册,但是有他人提起了商标权属诉讼或者撤销商标的申请,被许可人对此亦应持审慎的态度,因为此时商标的权利状态处于不稳定的状态,有可能发生权属的变更,甚至是被商标局撤销而不能作为注册商标使用,这些问题都直接影响到商标使用许可合同的效力、存续和履行。


  另外,上述商标权利状态,包括商标是否核准注册、注册人名称、地址、申请日期等都是公开资料,我国国家行政管理总局商标局会定期发布商标公告,其官方网站也可以公开查询到相应信息。被许可人只要在交易前注意审查即可。


  二、合同签订时应注意的要点问题


  1.明确被许可使用的商标及其注册号。实际经营过程中,商标注册人经常会出于占领商标资源以及防备他人对自身商标的仿冒等考虑,在相同或者近似的产品类别上注册多个相同或者近似的商标,还有可能将其外文翻译或者拼音文字都进行注册。但是在宣传及运营时,一般是将某一个商标作为主打商标进行宣传推广。单看这些商标外观本身,是没有什么区别的,但是实际上,它们各自的注册号是不相同的,属于不同的商标。因商标使用人的对商标使用的范围是以商标注册证为限,因此,被许可人应当核实自己需要的商标及其注册号,避免鱼目混珠的情况发生。


  2.商标许可使用的商品范围和使用期限。如前所述,注册商标的使用范围以其注册证载明的核定商品种类为限。对于被许可人而言,应特别注意的问题就是自己生产销售的产品是否属于注册证载明的商品种类,否则很有可能构成注册商标的不当使用,进而有可能侵犯其他商标权利人的合法权利。另外,许可人也有可能对许可使用的商品范围进行限定。至于期限问题,因商标权的期限为十年,可以无限续展,所以约定的期限一般不能超过十年。而且十年时间对一个商标来说,其知名度、市场价值等都会发生很大的改变。从实践来看,真正的商标使用许可合同的期限以一年一签或者三至五年较为常见。很多签满十年的合同实际上都是"自我签约"的行为,企业的实际控制人与企业签订合同,将商标许可给企业使用,并收取一定的许可费,实质上就是控制人将自己的钱从左手放到右手。


  3.许可使用商标的标识提供方式。实践中主要是两种方式:一种是有许可人提供;一种是被许可人经许可人许可,按照注册商标自行制作。一般来说,第一种情况较为多见。目前商标标识一般都有一些防伪的技术手段,从许可人的角度来说,肯定是自行掌握较好。而且通过提供标识的方法,也可以较好地掌握被许可人的生产状况。如果被许可人真假混杂地进行生产销售,通过标识比对也比较容易辨别真假。如果具体的辨别手段由被许可人完全掌握并流露出去,也有可能导致市场上假货泛滥,尤其是对于有一定市场知名度且经济价值较高的产品来说,更是如此。


  4.许可使用的方式问题。根据有关法律规定,商标法意义上的商标使用许可分为独占使用许可使用、排他使用许可和普通使用许可三种。其中独占使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不能使用该注册商标;排他使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。 在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。 可见,不同的许可使用方式,对于商标许可使用范围和限制是不尽相同的,相应所体现出的经济价值也存在很大区别。尤其是独占性使用许可,俗称"买断",在这种情形下,商标许可人也不能再使用该注册商标,被许可人的权利呈现最大化。因此,许可人应根据自身经营情况和被许可人的条件,审慎决定许可使用的方式。


  5.许可使用费的支付方式问题。许可人的签订合同的目的即在于获取许可使用费,因此,费用的支付方式是许可人应当重点关注的问题。一般来说,有一次性付清和分期付款两种方式。虽然一次性付清对许可人来说是最好的方式,但是一次性付清往往金额较大,对于被许可人而言,一次性支付大笔许可费,所承担的经营风险过高,所以从实践来看,以分期先行支付的方式较为常见,即分期支付,每次支付未来一段时间(一般是一年)的费用。


  6.质量监督的问题。质量是企业的生命,对于一个品牌而言,质量是品牌声誉的保障。因此,对许可人来说,必须约定许可人对被许可人使用其注册商标的商品质量进行监督的条款,并且应当明确约定监督的方法以及被许可人因此应承担的责任。另外,根据有关规定,使用许可人注册商标的商品上还必须表明被许可人的名称和商品产地。


  7.合同备案的问题。根据法律规定,商标使用许可合同是否备案并不影响到合同的效力,但是备案的合同具有公信力,即对于善意第三人而言具有信赖利益。商标使用许可合同自许可使用合同自签订之日起三个月内,许可人应当将许可合同副本报送商标局备案。向商标局办理商标使用许可合同事宜的,可以委托国家工商行政管理局认可的商标代理组织,也可以直接到商标局办理。因此,合同备案的义务在许可人。对被许可人而言,合同备案的好处是明显的,因为合同备案是面向社会公开的,任何单位和个人均可以提出查询的申请,被许可人可以明确自己的商标权利害关系人身份,避免许可人"一女多嫁"。因此,被许可人应当在合同中明确许可人进行合同备案,否则应当承担相应的违约责任,这对被许可人的合法权利也是有力的保障。另外特别需要说明的一点是,人用药品和烟草等商标使用许可合同备案,还应当同时附送被许可人取得国家有关主管部门批准的有效证明文件。


  8.除了上述要点,合同中一般还应约定有违约责任条款、合同的生效、解除和终止条款以及适用法律和管辖条款等内容,在此不一一赘述。


  三、履约过程中应注意的要点问题


  1.许可人应注重对产品质量的控制和保障。在合同期限内,许可人应对被许可人在产品质量以及售后服务方面进行必要监督。当被许可人的产品达不到许可人要求的质量标准,许可人应根据合同约定采取相应措施,必要时可解除合同,收回商标使用许可权,以防止被许可人在产品质量、售后服务方面发生损害商标价值的情形。


  2.许可人应注重对商标权利的维护。具体来说,包括两方面:一是保证商标权的稳定和合法状态;二是对被许可人使用商标的行为进行监督,督促被许可人合法合约使用商标。


  3.被许可人应时刻关注许可人的商标权利状态。包括权利人的变更、核准商品种类的变化、权利的存续及续展等等。


  4.被许可人应保证生产销售的产品质量和售后服务水平,并按时支付许可使用费。


  四、总结


  商标使用许可作为一种相对成本低廉而切实有效的经营模式,近年来发展十分迅猛。通过商标使用许可,商标许可人可以将商品的生产和销售从其业务中剥离,从而把人力和资金等经营资源集中于技术开发和品牌推广上,在较短的时间内快速扩大商标的使用范围和影响力,不断提升商标品牌价值。而商标被许可人则可以借助商标许可人的品牌效应,迅速提高产品的产销量,获得较好的经济效益。但是,风险与利益随行,如果不重视商标许可过程中的风险,商标许可人可能将苦心经营的品牌搞砸,商标被许可人也可能是白花钱而无法获得经营效益的提升,导致赔了夫人又折兵。因此,无论是商标许可人还是商标被许可人,在签订关系到自身权利义务的商标使用许可合同时,都应当仔细审查,慎重而行。


    

编辑:肖潇
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